Quando a semelhança entre produtos se dá através de elementos necessários para a própria funcionalidade do item, não há violação de trade dress. Eventual responsabilização de um concorrente pela cópia funcional somente se daria através do registro prévio de patente.
MagnificCom esse entendimento, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso de uma empresa de válvulas cardíacas transcateter para condenar sua concorrente por cópia de trade dress e concorrência desleal. Assim, o TJ-SP manteve a sentença da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos da Comarca de São Paulo.
Aa duas empresas são concorrentes em diversos países e já disputam juridicamente o direito sobre as válvulas cardíacas transcateter. A empresa dos Estados Unidos ajuizou a ação no Brasil acusando a indústria indiana de copiar o conjunto-imagem (trade dress, elementos que identificam o produto no mercado).
Na primeira instância, o laudo pericial e o teste 360º afastaram a alegação da americana, constatando que a semelhança entre os produtos se dava por elementos funcionais, necessários para o bom funcionamento das válvulas. Além disso, a perícia afirmou que o fato de o público consumidor se tratar de profissionais especializados (médicos cardiologistas) impedia indução ao erro ou confusão entre as duas marcas.
A primeira instância acolheu o laudo e negou os pedidos da empresa. Inconformada, ela recorreu ao TJ-SP, sustentando vício de metodologia e que a perícia se usou de suposição de funcionalidade necessária dos elementos visuais. Por fim, alegou que a concorrente indiana era nova no mercado e, portanto, era plausível que ela utilizasse elementos visuais da autora para se beneficiar no setor.
Exigências funcionais
O relator, desembargador Azuma Nishi, pontuou em primeiro lugar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a avaliação de violação ou não de trade dress deve se basear principalmente na prova pericial. Conforme o magistrado, o estudo dos elementos dos produtos e o teste 360º bastam para o julgamento, não sendo necessária pesquisa mercadológica à parte.
Quanto a semelhança dos produtos, o desembargador adotou o mesmo entendimento do juízo e da perícia. Ele explicou que o conjunto-imagem alegado pela autora é amplamente adotado no mercado, inerente ao funcionamento da válvula cardíaca.
“O reconhecimento de aspectos comuns não implica afirmar que todas as características são universalmente reproduzidas, mas apenas que alguns elementos se repetem em diferentes válvulas. A conclusão pericial foi de que tais elementos visuais resultam de exigências funcionais e de desempenho clínico, carecendo de distintividade suficiente para justificar proteção pelo trade dress“, destacou o relator.
O magistrado também esclareceu que, por se tratar de funcionalidade e não de elementos visuais, uma eventual proteção ao produto da empresa americana deveria se dar por registro de patente, e não trade dress.
Por fim, ele também entendeu não haver confusão entre os consumidores, por se tratar de público-alvo especializado, sendo, conforme grifou, impossível a indução ao erro. Ademais, ele frisou que caso o médico pedisse o produto de uma marca, mas a equipe administrativa adquirisse o de outra, o ato violaria o artigo 4º da Lei do Ato Médico.
O advogado Philippe Bhering, do escritório Bhering Advogados, atuou a favor da empresa indiana e afirmou que “Trata-se de uma decisão relevante para o setor de tecnologias médicas, por meio da qual o Judiciário brasileiro reforça o entendimento de que o instituto do trade dress não pode ser utilizado para tentar obter monopólio sobre produtos de caráter técnico-funcional”.
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Processo 1013752-47.2022.8.26.0000
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